BGH: Bildmotive auf Druckerpatronen wettbewerbsrechtlich nicht geschützt, Urteil v. 28.09.2011, GZ I ZR 48/10, Teddybär

Geschrieben von RA Alexander Rathgeber, www.rathgeber.net am in 4 Marken-/Kennzeichenrecht, 5 Wettbewerbsrecht, Die Marke (D/EU/Int.), ergänzender Leistungsschutz, Irreführende Werbung, Vergleichende Werbung

Der Verkauf von Tinte und Toner in Patronen und Kartuschen ist für die Hersteller von Druckern ein lukratives Geschäft. Seit Jahren bieten auch renommierten Druckerhersteller viele ihrer Geräte zu äußerst geringen Preisen an und der eigentliche Gewinn wird über den Verkauf von passenden Tintenpatronen und Tonerkartuschen erzielt.

Dieses Geschäft ist allerdings hart umkämpft. Die Druckerhersteller haben in aller Regel keine Möglichkeit, das Gehäusedesign ihrer Patronen und Kartuschen rechtlich effektiv zu schützen, insbesondere ist der Geschmacksmusterschutz verwehrt, soweit das Design ausschließlich der technischen Funktion dienst (sog. Must-Fit-Teile, Zubehörgeschäft). Daher gibt es am Markt nicht nur Anbieter, die Original-Patronen und -Kartuschen wieder auffüllen, sondern auch solche, die die Originale legal kompatibel nachbauen und idR günstiger anbieten als der Druckerhersteller. Man spricht auch von nachgeahmten Patronen und Kartuschen; sie tragen regelmäßig einen Hinweis, mit welchen Originalprodukt und welchem Drucker sie kompatibel sind.

Vermutlich um sich gegen solche Trittbrettfahrer zu schützen und um dem Verbraucher aus der Vielzahl von Modellen das Auffinden des passenden Modells für seinen Drucker zu erleichtern, versieht der Druckerhersteller EPSON die Verpackungen seiner Verbrauchsmaterialien seit dem Jahr 2002 mit diversen Bildmotiven. Hier gibt es zum Beispiel den Teddybär, die Badeente und den Sonnenschirm (jeweils in schwarz/grau, cynan/blau, magenta/rot und gelb). Kennt der Verbraucher einmal das für seinen Drucker passende Bildmotiv, tut er sich wesentlich leichter, die für ihn passende Patrone in Ladengeschäften und Online-Shops aufzufinden – die Bildmotive stechen aus dem Einerlei der Regale ansprechend hervor.

Einer dieser Hersteller von kompatiblen Tonern und Kartuschen ist die Firma Pelikan. Pelikan hat das System hinter den Bildmotiven offenbar erkannt und hat seine Nachbau-Ware nun seinerseits mit Bildmotiven versehen, die denen von EPSON selbstverständlich hochgradig ähneln.

EPSON klagte gegen Pelikan auf Unterlassung und Schadenersatz in den ersten beiden Instanzen erfolgreich vor dem Landgericht Düsseldorf (Urteil v. 18.07.2008, GZ 38 O 185/07) und dem OLG Düsseldorf (Urteil v. 09.02.2010, GZ 20 U 190/08). Beide Instanzen erkannten in der Anbringung eigener Bildmotive durch Pelikan insbesondere eine wettbewerbswidrige Rufausbeutung zum Nachteil des Originalherstellers. Die Beklagte legte allerdings Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) ein.


Bundesgerichtshof

Urteil v. 28.09.2011, GZ I ZR 48/10

Der BGH hat das Urteil der Vorinstanzen aufgehoben und die Klage abgewiesen. Der Fall sei in der Tat zu messen an §6 Abs.2 Nr.4 UWG – Vergleichende Werbung. Eine Anwendung von §6 Abs.2 Nr.3 UWG (Verwechselungsgefahr) sei fernliegend und §4 Nr.9,10 UWG scheide aus, da §6 UWG als Umsetzung einer abschließenden europäischen Regelung vorgehe.

Vergleichende Werbung ist in §6 Abs.1 UWG definiert als „jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht„. Auf den Verpackungen der Beklagten war ersichtlich, mit welchen Patronen der Klägerin die Produkte der Beklagten kompatibel sind.

§6 Abs.2 Nr.4 UWG sanktioniert bei der vergleichenden Werbung vom Wortlaut hier nur das unlautere „Ausnutzen“ (Fall 1) und das „Beeinträchtigen“ (Fall 2). Die Merkmale „Herabsetzen“ und „Verunglimpfen“ sind lediglich in §6 Abs.2 Nr.5 UWG genannt.
Nach Ansicht des BGH sei dies jedoch richtlinienkonform auslegen: Art.4 der EU-Werberichtlinie 2006/114/EG vom 12.12.2007 sehe für den Fall der „Beeinträchtigung“ die zusätzlichen Merkmale der „Herabsetzung“ oder „Verunglimpfung“ vor, deren Vorliegen die vergleichende Werbung unzulässig mache:


§6 UWG – Vergleichende Werbung

(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht.

(2) Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich

1. sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht,

2. nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften oder den Preis dieser Waren oder Dienstleistungen bezogen ist,

3. im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen führt,

4. den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt,

5. die Waren, Dienstleistungen, Tätigkeiten oder persönlichen oder geschäftlichen Verhältnisse eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft oder

6. eine Ware oder Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer unter einem geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt.

Art. 4 EU-Werberichtlinie 2006/114/EG

Vergleichende Werbung gilt, was den Vergleich anbelangt, als zulässig, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Sie ist nicht irreführend im Sinne der Artikel 2 Buchstabe b, Artikel 3 und Artikel 8 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie oder im Sinne der Artikel 6 und 7 der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern (Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken)1 ;

b) sie vergleicht Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung;

c) sie vergleicht objektiv eine oder mehrere wesentliche, relevante, nachprüfbare und typische Eigenschaften dieser Waren und Dienstleistungen, zu denen auch der Preis gehören kann;

d) durch sie werden weder die Marken, die Handelsnamen oder andere Unterscheidungszeichen noch die Waren, die Dienstleistungen, die Tätigkeiten oder die Verhältnisse eines Mitbewerbers herabgesetzt oder verunglimpft;

e) bei Waren mit Ursprungsbezeichnung bezieht sie sich in jedem Fall auf Waren mit der gleichen Bezeichnung;

f) sie nutzt den Ruf einer Marke, eines Handelsnamens oder anderer Unterscheidungszeichen eines Mitbewerbers oder der Ursprungsbezeichnung von Konkurrenzerzeugnissen nicht in unlauterer Weise aus;

g) sie stellt nicht eine Ware oder eine Dienstleistung als Imitation oder Nachahmung einer Ware oder Dienstleistung mit geschützter Marke oder geschütztem Handelsnamen dar;

h) sie begründet keine Verwechslungsgefahr bei den Gewerbetreibenden, zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den Warenzeichen, Warennamen, sonstigen Kennzeichen, Waren oder Dienstleistungen des Werbenden und denen eines Mitbewerbers.

Nach hiesigem Verständnis lege der Bundesgerichtshof die in §6 Abs.2 Nr.4 UWG genannte Beeinträchtigung (§6 Abs.2 Nr.4 Fall 2) in der Weise aus, dass diese nur durch Herabsetzung oder Verunglimpfung erfüllt sei. Daneben stehe die Ausnutzung (Fall 1), für die eine Herabsetzung oder Verunglimpfung nicht erforderlich sei. Im Ergebnis liege im vorliegenden Fall weder eine unlautere Ausnutzung (Fall 1), noch eine Beeinträchtigung durch Herabsetzung oder Verunglimpfung (Fall 2).


Amtlicher Leitsatz

Der Tatbestand des §6 Abs.2 Nr.4 Fall 2 UWG setzt eine herabsetzende oder verunglimpfende Beeinträchtigung des Rufs des betroffenen Kennzeichens voraus. Die Beeinträchtigung seiner Unterscheidungskraft steht dem nicht gleich.


Auszüge aus den Entscheidungsgründen

Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin verwendeten Bildmotive allerdings ohne Rechtsfehler als Kennzeichen im Sinne des §6 Abs.2 Nr.4 UWG angesehen. […]

Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, dass ein Zeichen dann unter den – richtlinienkonform auszulegenden – Begriff des Kennzeichens im Sinne des §6 Abs.2 Nr.4 UWG fällt, wenn die angesprochenen Verkehrskreise es als von einem bestimmten Unternehmen stammend identifizieren (EuGH, Urteil v. 25.10.2001, GZ C-112/99, Toshiba/Katun; BGH, Beschluss v. 02.12.2004, GZ I ZR 273/01, Bestellnummernübernahme). […]

Ohne Rechtsfehler ist das Berufungsgericht des Weiteren davon ausgegangen, dass sich die Klägerin mit ihrer Werbung, die die in Rede stehenden Bildmotive enthält, nicht an die Verbraucher im Allgemeinen, sondern ausschließlich an diejenigen Verbraucher wendet, die bereits einen von ihr stammenden Drucker besitzen. […]

Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen und von der Revisionserwiderung nicht mit Gegenrügen angegriffenen Feststellungen kann allerdings nicht davon ausgegangen werden, dass die Beklagte mit den Verpackungen ihrer Druckerpatronen den Ruf der Bildmotive der Klägerin, die Kennzeichen im Sinne des §6 Abs.2 Nr.4 UWG darstellen, in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. […]

Das Berufungsgericht ist zwar zunächst von einer unlauteren Rufausnutzung im Sinne des §6 Abs.2 Nr.4 Fall 1 UWG ausgegangen, hat im Weiteren aber allein das Vorliegen einer Rufbeeinträchtigung im Sinne des §6 Abs.2 Nr.4 Fall 2 UWG geprüft und bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt, die Verwendung der drei Bildmotive für die Konkurrenzprodukte der Beklagten schwäche zwangsläufig deren Zuordnung zum Unternehmen der Klägerin im Bereich Druckerpatronen und sei, da sie über das mit vergleichender Werbung notwendigerweise verbundene Maß deutlich hinausgehe, auch unlauter. […]

Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang allerdings nicht berücksichtigt, dass die vergleichende Werbung in der Richtlinie 97/55/EG zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende  Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung und mittlerweile in der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung eine abschließende unionsrechtliche Regelung erfahren hat. Die Bestimmung des Art.4 Buchstabe d der Richtlinie 2006/114/EG, die die unionsrechtliche Grundlage für die Bestimmung des §6 Abs.2 Nr.4 Fall 2 MarkenG darstellt, sieht vergleichende Werbung, soweit sie Zeichen von Mitbewerbern beeinträchtigt, allein dann als unzulässig an, wenn sie diese herabsetzt oder verunglimpft. Im Hinblick darauf steht daher bei §6 Abs.2 Nr.4 Fall 2 UWG – anders als im Kennzeichenrecht (vgl. §14 Abs.2 Nr.3, §15 Abs.3, §127 Abs.3, Abs.4 Nr.2 MarkenG) – eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft des Kennzeichens, wie sie das Berufungsgericht im Streitfall bejaht hat, der Beeinträchtigung des Rufs nicht gleich. […]

Für eine Herabsetzung oder Verunglimpfung des Rufs der von der Klägerin verwendeten Bildmotive, die danach im Streitfall allein den Tatbestand des §6 Abs.2 Nr.4 Fall 2 UWG erfüllen könnte, ist nichts ersichtlich und insbesondere auch von der Klägerin nichts vorgetragen worden. […]

Das Vorliegen der Voraussetzungen des §6 Abs.2 Nr.4 Fall 1 UWG ist im Streitfall auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen ebenfalls zu verneinen. Dabei kann zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass die Beklagten mit der (vorgenommenen oder beabsichtigten) Verwendung ihrer Bildmotive in ihrer Werbung den Ruf der entsprechenden Kennzeichen der Klägerin ausnutzen. Nach den Erwägungsgründen 14 und 15 der Richtlinie 2006/114/EG kann die Bezugnahme auf ein fremdes Kennzeichen für eine wirksame vergleichende Werbung unerlässlich sein; eine solche Bezugnahme verletzt das fremde Kennzeichenrecht dann nicht, wenn sie unter Beachtung der in der Richtlinie aufgestellten Bedingungen erfolgt und mit dem fremden Kennzeichen nur einer Abgrenzung der zu vergleichenden Produkte dient und damit die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede objektiv herausstellt (EuGH, Urteil v. 18.06.2009, GZ C-487/07, L’Oréal/Bellure). Entsprechendes gilt, wenn das fremde Zeichen verwendet wird, um auf den Bestimmungszweck des angebotenen Produkts zu verweisen. Daher ist der Vorwurf einer unlauteren Rufausnutzung nur dann begründet, wenn über die Nennung des Kennzeichens hinaus zusätzliche Umstände hinzukommen (EuGH, Urteil v. 18.06.2009, GZ C-487/07, L’Oréal/Bellure). […]

Die Feststellung, ob die Benutzung eines Zeichens dessen Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt, erfordert eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, wobei insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft des Zeichens, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der betroffenen Produkte und der  Grad ihrer Nähe sowie die möglicherweise bestehende Gefahr der Verwässerung oder Verunglimpfung des Zeichens zu berücksichtigen sind (EuGH, Urteil v. 18.06.2009, GZ C-487/07, L’Oréal/Bellure). Die Verwendung eines Zeichens, das einem bekannten Zeichen ähnlich ist, nutzt dessen Ruf dann in unlauterer Weise aus, wenn dadurch versucht wird, sich in den Bereich der Sogwirkung des bekannten Zeichens zu begeben, um von seiner Anziehungskraft, seinem Ruf und seinem Ansehen zu profitieren und die wirtschaftlichen Anstrengungen des Inhabers dieses Zeichens zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Image dieses Zeichens ohne finanzielle Gegenleistung auszunutzen (EuGH, Urteil v. 18.06.2009, GZ C-487/07, L’Oréal/Bellure). Die Feststellung einer solchen Unlauterkeit erfordert daher die Abwägung zwischen den Interessen des Werbenden, des betroffenen Mitbewerbers und der Verbraucher, bei der die legitime Funktion der vergleichenden Werbung, die Verbraucher objektiv zu informieren, und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen sind. […]

Nach diesen Grundsätzen ist eine unlautere Rufausnutzung regelmäßig zu verneinen, wenn auf Artikelnummern von Produkten der Mitbewerber hingewiesen wird; denn ohne diese wird sich ein Vergleich schwerlich in der gebotenen Weise durchführen lassen (EuGH, Urteil v. 25.10.2001, GZ C-112/99, Toshiba/Katun). Dasselbe gilt dann, wenn Bestellnummern von  Mitbewerbern vollständig oder in ihrem Kern übernommen werden und hierauf in der Werbung hingewiesen wird, weil andernfalls diese Bestellnummern anhand von Vergleichslisten herausgesucht werden müssten und hierdurch der Wettbewerb zum Nachteil der Verbraucher und des Werbenden unangemessen erschwert würde (EuGH, Urteil v. 23.02.2006, GZ C-59/05, Siemens/VIPA). In damit unmittelbar vergleichbarer Weise würde der Wettbewerb beeinträchtigt, wenn den Beklagten verboten würde, bei Vergleichen ihrer Tintenpatronen mit denen der Beklagten die von dieser zur Bezeichnung ihrer Patronen gewählten Kennzeichen zu verwenden. Insbesondere spricht nichts dafür, dass der Nachteil, der sich für die Klägerin daraus ergeben kann, dass anstelle der nach dem Gesagten zulässigen Bestellnummernübernahme eine Übernahme der Bildmotive erfolgt, die Vorteile überwiegt, die sich aus dieser Verhaltensweise nicht nur für die Beklagten, sondern auch für die Verbraucher und den Wettbewerb als solchen ergeben. […]

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne des §6 Abs.2 Nr.3 UWG – oder auch des §5 Abs.2 UWG – in der Form, dass der Verbraucher aufgrund der Verwendung der Bildmotive der Klägerin durch die Beklagten zu der Annahme gelangen kann, dass die Klägerin der Beklagten eine Lizenz erteilt habe oder mit dieser kooperiere oder deren Druckerpatronen autorisiert habe, liegt nach den Umständen fern. Die Vorinstanzen haben dem von der Klägerin in dieser Hinsicht gehaltenen pauschalen Vortrag dementsprechend mit Recht auch keine maßgebliche Bedeutung beigemessen. […]

Die […] als zulässige vergleichende Werbung zu beurteilende Verhaltensweise der Beklagten kann im Hinblick darauf, dass §6 UWG vorrangig anzuwendendes Unionsrecht in das deutsche Recht umsetzt, auch nicht als ein nach §4 Nr.9 lit.a oder b oder nach §4 Nr.10 UWG unzulässiges Verhalten beurteilt werden (MüKo.UWG/Menke, §6 Rn.23f; Fezer/Koos, UWG, 2.Auflage, §6 Rn.41).

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RA Alexander Rathgeber, www.rathgeber.net

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